בעלי סימני מסחר רשומים – היזהרו במכתבי ההתראה שלכם

סימן מסחר שנרשם כדת וכדין, עלול להימחק אם נעשה בו שימוש חסר תום לב.

כך נקבע בהחלטה שניתנה לאחרונה על ידי סגנית רשם סימני המסחר [בקשה לביטול ומחיקה של סימני מסחר 296289, 292348, 334146 BMX (מעוצב)]. מעניין עוד לשים לב שמדובר בהחלטה מפורטת ומנומקת, על אף שעיקרה אישור הסכם פשרה בין הצדדים. לרוב נוטים גופים שיפוטיים, במקרה של פשרה, להסתפק בסגירת התיק ובהחלטה לקונית. לא הפעם.

על פניו, קביעת סגנית הרשם היא קביעה עקרונית המתבקשת לשם שמירת התחרות ההוגנת. נזכור שסימני מסחר, כמו כל זכות קניין רוחני, הם זכות בלעדית המגבילה תחרות חופשית. אולם, עולה כעת השאלה – מה מהווה התנהלות בחוסר תום לב, שתצדיק צעד משמעותי של מחיקת סימן מסחר רשום?

באותו מקרה דובר על יבואן אופניים, שרשם על שמו סימן מסחר מעוצב (לוגו), הכולל את צירוף האותיות BMX. מפתיע אולי לגלות שהשם הידוע למדי BMX אינו בבעלות של אף גורם ספציפי, ובפועל כמה וכמה יבואנים ויצרנים עושים בו שימוש במקביל, אך בעיצוב שונה. בשל השימוש הנרחב והמבוזר בו, נחשב הצירוף BMX כצירוף גנרי שאינו יכול להירשם על שמו של אף גורם.

מאחר שמדובר בשם גנרי, נדחתה תחילה הבקשה לרישום הלוגו. זאת בהתאם לעיקרון שלא ניתן להפקיע מהציבור שמות שבנחלת הכלל. היבואן טען בתשובה שכל גורם בשוק עושה שימוש בעיצוב שונה ולכן אין מניעה מרישום הלוגו על שמו. על רקע הבהרה זו נרשם סימן המסחר.

אולם, לאחר רישום סימן המסחר שלח היבואן מכתבי התראה למתחרים, בדרישה להפסיק שימוש בשם BMX עצמו. בתגובה, הגישו היבואנים לרשם סימני המסחר בקשה למחיקת הסימן הרשום, בטענה שהיבואן טוען לזכות שחורגת מהיקף הרישום.

כאמור, הסכסוך הסתיים בפשרה. לכאורה, כל שנדרש לאחר מכן הוא אישור הסכם הפשרה וסגירת התיק. הסכם הפשרה אכן אושר אך סגנית הרשם מצאה לנכון להוסיף קביעות עקרוניות, ואף משמעותיות.

סגנית הרשם מזכירה תחילה שהוראות חוק מפורשת מאפשרת למחוק סימן מסחר שנרשם, אם הבקשה לרישום הוגשה בחוסר תום לב. אלא שבמקרה הנדון לא הוכח שהיבואן התכוון מראש לעשות שימוש חסר תום לב בלוגו.

לכן, ממשיכה סגנית הרשם וקובעת כי גם התנהגות חסרת תום לב לאחר הרישום, יכולה להביא למחיקת סימן מסחר שנרשם. זאת, למרות שאין הוראה חוקית מפורשת בעניין.

לא מדובר בקביעה תקדימית לגמרי. רשם סימני המסחר ציין כבר ב- 2021, בהערת אגב, כי "שימוש בסימן מסחר באופן מטעה אף עלול להשפיע על תוקף הסימן אם יירשם" (בקשה לרישום סימן מסחר 336793 "CANNASMETICS"). הסיבה שרשם סימני המסחר הסתפק בהערת אגב היא כי אז נדונה בקשה לרישום בלבד, ולא סימן מסחר רשום, וכן נדונה אפשרות תיאורטית של שימוש לרעה בסימן המסחר.

כעת עושה סגנית רשם סימני המסחר צעד נוסף והופכת את הערת האגב לקביעה עקרונית. סגנית הרשם מציינת כי הראיות במקרה של BMX מגלות שהיבואן ניסה לנכס לעצמו זכויות שידע שאינן בבעלותו – כלומר, הזכויות בצירוף המילולי עצמו. זאת בסתירה גמורה לטענותיו בהליך הרישום, אז הודה בשימוש מקביל של מתחרים בשם BMX.

על פניו, מניעת שימוש פסול בסימן מסחר רשום לשם פגיעה בתחרות היא צעד נדרש. מצד שני, טענה לחוסר תום לב היא לעולם טענה שלא קל להכריע בה.

המקרה שנדון בהחלטה הוא אולי החריג לכך – קיימת סתירה ברורה בין טענות היבואן בהליך הרישום לעומת הטענות מול מתחריו. סתירה זו מוכיחה באופן ברור שמדובר בניסיון של היבואן לנכס לעצמו זכויות שאינן שלו. קל גם לקבוע כי מדובר בניסיון שלו לחרוג מהזכות הבלעדית שהוקנתה לו בסימן המסחר – עיצוב הלוגו.

אלא שניתן לחשוב גם על מקרים רבים הנמצאים "בתחום האפור", שקשה הרבה יותר לקבוע לגביהם קיומו של חוסר תום לב. למשל, כאשר בעלים של לוגו רשום טוען להפרה כאשר מתחריו עושים שימוש בעיצוב שהוא "רק" דומה. האם גם כאן ניתן יהיה לטעון שמדובר בניסיון לדכא תחרות תוך ניכוס זכויות שאינן שלו?

כך גם לגבי סימני מסחר שאינם לוגו, אלא שמות – האם טענה של בעליו של סימן מסחר רשום עבור ביטוי מסוים, כנגד שימוש בביטוי דומה מהווה גם כן חריגה מהיקף הזכויות שנרשמו?

ובאופן עקרוני – מה מידת הדמיון הנדרשת בין סימן מסחר רשום לסימן מסחר שבשימוש אדם אחר, שתבטיח שטענה להפרה תישאר בתחום של תום הלב? האם כל מכתב התראה מצד בעליו של סימן מסחר רשום ראוי שייענה בבקשה למחיקת הסימן?

ניתן היה לטעון כי החלטת סגנית הרשם מצומצמת למקרה שבו בעלים של סימן מסחר רשום מתיימר להחזיק בזכות שאין לו כלל – ובאותו מקרה: סימן מסחר רשום לגבי שם לעומת סימן מסחר רשום לגבי עיצוב. אלא שהגבלה כזו לא מצויה בהחלטת סגנית הרשם או באמרת האגב של רשם סימני המסחר. אין גם הגבלה כזו באמנת פריז עליה מסתמכת סגנית הרשם, המתייחסת באופן כללי לשימוש בחוסר תום לב.

נזכיר גם כי לפי פסיקת ביהמ"ש העליון דמיון מטעה במראה בין סימני מסחר הוא שאלה שגם ערכאת הערעור יכולה להכריע בה, ולא רק הערכאה שבחנה את עובדות המקרה. פסיקה זו רק מדגישה את הקושי בהכרעה לגבי חוסר תום לב באשר לאכיפת סימני מסחר רשומים.

סיכום הדברים הוא שמדובר בקביעה המוצדקת על פניה. עם זאת, ההחלטה נעדרת התייחסות לרמת חוסר תום הלב הנדרשת להוביל לתוצאה של שלילת זכות קניינית. שאלה זו תיפתר מן הסתם בהליכים עתידיים.